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MARCA

El uso no autorizado de una marca como keyword

Por Ana Sanz

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Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 27 de junio de 2013, caso Bornay.

1.- Hechos.

 Bornay Aerogeneradores, S.L. (“Bornay”) formuló demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria contra Sonkyio, S.L. (“Sonkyio”), por la violación de sus derechos de marca como consecuencia de la utilización de su marca comunitaria BORNAY (o sus variantes) como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet.

La demanda fue estimada y el Juzgado condenó a Sonkyio a cesar en el uso del distintivo BORNAY y sus variantes. Sonkyio formuló recurso de apelación.

2.- Pronunciamientos.

La sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria comienza haciendo referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010 que resuelve una cuestión prejudicial sobre el uso de una marca como keyword y de ella extrae que:

-El uso como palabra clave de un signo idéntico a una marca registrada en un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el concepto de uso “para productos o servicios” en el sentido del artículo 5.1.a) de la Directiva 89/104.

-El titular de la marca puede oponerse al uso de su marca como keyword para hacer publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada, si dicha publicidad no permite al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca, o de una empresa vinculada a éste, o de un tercero.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal entiende que no se ha menoscabado ninguna de las funciones esenciales de la marca en la medida en que:

-De acuerdo con la jurisprudencia del TJ, el uso de una marca como keyword no menoscaba la función publicitaria de la marca;

-En este caso en particular, la función de indicación del origen tampoco se vería afectada en tanto que el internauta medio apreciará que el anuncio en cuestión es un anuncio publicitario de un tercero y no un resultado natural de la búsqueda; y

-La forma de presentación del anuncio no sugiere la existencia de un vínculo entre Sonkyio y Bornay.

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que no existe infracción de la marca BORNAY y estima el recurso de apelación y deja sin efecto la sentencia de instancia.

3.- Comentario.

La Sentencia sigue la jurisprudencia del TJ en materia de keywords y concluye que no basta con constatar la utilización de una marca como palabra clave en un servicio de referenciación de Internet, sino que, para que exista infracción, será necesario además que el uso en cuestión sea capaz de generar confusión en el consumidor medio en cuanto al origen de los productos o servicios anunciados.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu). 

Documentos citados:

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª (Tribunal de Marca Comunitaria), de 27 junio 2013, EDJ 2013/157124. (ver fichero adjunto)

- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE), de 23 marzo 2010, EDJ 2010/15745. (ver fichero adjunto)

- Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, EDL 1988/13839. (ver fichero adjunto)

ENGLISH VERSION

Unauthorized use of a trademark as a keyword.

Judgment of the Spanish Community Trademark Court of 27 June 2013, Bornay. 

1.- Background.

Bornay Aerogeneradores, S.L. (“Bornay”) lodged a complaint against Sonkyio, S.L. (“Sonkyio”) with the Community Trade Mark Court claiming infringement of its Community trademark rights in BORNAY (or variants thereof) as a keyword on an internet referencing service.

The complaint was accepted and the Court ordered Sonkyio to cease using BORNAY and its variants. Sonkyio appealed the decision.

2.- Findings.

The judgment of the Community Trade Mark Court began by referring to the Court of Justice's ruling of 23 March 2010 issuing a preliminary ruling on the use of a trademark as a keyword, which established that:

-Use of a sign identical to a registered trademark as a keyword on an Internet referencing service comes under the concept of use “in relation to goods or services” set out in Article 5.1.a) of Directive 89/104;

-The owner of the trademark may oppose use of its trademark as a keyword to advertise goods and services identical to those for which it is registered where the said advertising does not enable an average Internet user to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the owner of the trademark or a company economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party.

In the case at hand, the Court ruled that no detriment had been caused to any of the essential functions of the trademark, in that:

-Pursuant to Court of Justice case law, use of a trademark as a keyword did not cause detriment to the advertising function of the trademark;

-Similarly, here, the function of indicating origin was not affected, since the average Internet user would be able to ascertain that the advertisement in question was a third-party advertisement, not a natural result of the search conducted; and

-The way the advertisement is presented does not suggest the existence of a connection between Sonkyio and Bornay.

In view of the foregoing, the Court concluded that there was no infringement of the BORNAY trademark, accepted the appeal, and set aside the lower court's decision.

3.- Remarks.

The judgment follows the Court of Justice's case law regarding keywords and concludes that merely stating that a trademark is being used as a keyword on an Internet referencing service is not in itself sufficient. Rather, for infringement to exist, the use in question must give rise to confusion in the average consumer regarding the origin of the advertised goods and services. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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