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Necesidad del titular de un diseño comunitario no registrado de acreditar su novedad y carácter singular

Por Carlos Morán

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1. Hechos.

Las compañías Tous, S.L. y Tous Franquicias, S.A.U interpusieron demanda por infracción de marca y diseños comunitarios no registrados contra Arturo Rodríguez e hijos, S.L. y don Lázaro. El diseño no registrado se refería a una pieza de joyería aplicada a pendientes, colgantes y pulseras.

La demanda es íntegramente estimada en primera instancia y contra la misma interpone recurso de apelación don Lázaro.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Marca Comunitaria examina en su sentencia los requisitos legales de protección de los diseños comunitarios no registrados y las condiciones para el ejercicio de la acción de infracción de los mismos.

Respecto estos últimos, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 85.2 del Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, el tribunal exige que el titular del diseño -el demandante en las acciones de infracción- acredite que el mismo cumple con los requisitos de validez de la novedad y el carácter singular. Además, debe también indicar en qué posee carácter singular su diseño, esto es, habrá de alegar qué circunstancias son las que motivan que su diseño produzca, en los usuarios informados, una impresión general diferente a la de los diseños hechos públicos con anterioridad al suyo.

La falta de prueba de la novedad y el carácter singular del diseño o la ausencia de la indicación de por qué posee esa singularidad debe motivar, según el tribunal, que se tenga por no válido y, por ende, carente de protección.

Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, el tribunal discrepa de la decisión de primera instancia, al considerar que los demandantes no habían articulado prueba alguna tendente a demostrar la novedad y el carácter singular de su diseño no registrado, ni habían realizado tampoco en la demanda ninguna indicación acerca de por qué poseía carácter singular. Por contra, se habían limitado a describirlo de un modo sencillo y afirmar simplemente que era nuevo y poseía carácter singular.

Al constituir la falta de novedad y carácter singular del diseño no registrado uno de los motivos del recurso de apelación, el tribunal estima por tanto el mismo y revoca el pronunciamiento correspondiente de la sentencia de instancia.

3. Comentario.

En la decisión que comentamos el Tribunal de Marca Comunitaria realiza una aplicación estricta de la disposición establecida en el artículo 85.2 del Reglamento sobre los Diseños y Dibujos Comunitarios. Ese precepto impone al demandante por infracción de un diseño no registrado una carga probatoria adicional que exige un esfuerzo especial en la preparación de la demanda.

Esta exigencia contrasta con la presunción de validez que el mismo art. 85 otorga en su apartado primero al diseño comunitario registrado, y que traslada la carga de la prueba de la ausencia de novedad o carácter singular al demandado en caso de impugnación de la validez del diseño.

De todos modos, no parece que la exigencia legal relativa a los diseños no registrados se pueda llevar al límite de imponer a su titular que demuestre que su diseño es diferente a todos y cada uno de los diseños divulgados anteriormente, puesto que esto se constituiría en un auténtica probatio diabolica que menoscabaría la protección real de este tipo de diseños.

 (Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-  Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios.

ENGLISH VERSION

The holder of an unregistered Community design must prove novelty and individual character. Judgment of the Community Trademark and Design Court of 25 March 2015.

1. Background.

Tous, S.L. and Tous Franquicias, S.A.U. brought proceedings for trademark and unregistered Community design infringement against Arturo Rodríguez e hijos, S.L. and Mr. Lázaro. The unregistered design referred to a piece of jewellery applied to earrings, pendants and bracelets.

The complaint was fully accepted in the first instance, and the decision was appealed by Mr. Lázaro.

2. Findings.

In its judgment, the Community Trademark Court examined the legal requirements for the protection of unregistered Community designs and the conditions for bringing proceedings for infringement of such designs.

Under the provisions of Art. 85.2 of the Community Design Regulation, the court considered that the design holder (the plaintiff in infringement actions) must demonstrate that its design satisfies the validity requirements of novelty and individual character. That party must also indicate what constitutes the individual character of its design, i.e., it must set forth the reasons why its design produces on the informed user a different overall impression from that produced by designs that had previously been made available to the public.

Failure to prove the novelty and individual character of the design, or failure to indicate what constitutes such individual character should, according to the court, lead the design to be considered invalid and thus unprotected.

Applying that doctrine to this case, the Court disagreed with the first instance decision on the grounds that the plaintiffs had not submitted any proof whatsoever of the novelty and individual character of their unregistered design; nor had they made any statement in the complaint as to what constituted its individual character. On the contrary, they had merely described it in simple terms and stated that it was new and possessed individual character.

Since the unregistered design’s lack of novelty and individual character was one of the grounds for the appeal, the Court accepted same and overturned the lower court’s finding in that regard.

3. Remarks.

In this judgment, the Community Trademark Court applied Art. 85.2 of the Community Design Regulation in a strict manner. That provision places an additional burden of proof on the plaintiff in proceedings for unregistered design infringement, which calls for a special effort to be made when preparing the complaint.

This requirement contrasts with the presumption of validity conferred on registered Community designs by Art. 85.1, which shifts the burden of proving a lack of novelty or individual character onto the defendant in the event that the validity of the design is challenged.

It is nevertheless unlikely that the legal requirement concerning unregistered designs will go so far as to force their holders to demonstrate that their design differs from each and every design that has been disclosed previously, since that would constitute probatio diabolica that would undermine the actual protection of this kind of design. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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