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MARCAS

El registro como marca de la particular imagen y disposición de un establecimiento

Por Luis Baz

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1.- Hechos.

Apple Inc. registró en 2010 en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una marca tridimensional para ‘servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto’, consistente en la representación de sus tiendas insignia mediante un dibujo multicolor:


El intento de Apple de extender la protección de la marca a Alemania a través del Arreglo de Madrid no tuvo, sin embargo, el mismo resultado. La oficina alemana de patentes y marcas procedió a su denegación en el entendimiento de que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es más que la representación de un aspecto esencial de los negocios de dicha empresa y que el consumidor no percibe esta disposición como una indicación del origen de los productos. 

La resolución fue recurrida ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania que decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial. 

El objeto de la cuestión prejudicial planteada fue, en primer lugar, conocer –en el contexto de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008- si la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo, en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los servicios con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del titular de la solicitud de registro; y, en segundo lugar, en caso de respuesta afirmativa, si dicha presentación en la que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto. 

2. Pronunciamientos.

La Sentencia que se comenta recuerda, como punto de partida, que ‘para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras’ (párrafo 17). Y añade que ‘no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representado visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada’. 

El análisis de distintividad -que el Tribunal reserva para la autoridad competente- debe tener presente todos los aspectos y criterios que se emplean para cualquier otro tipo de signo, incluidos los productos o servicios designados y su percepción por parte del público pertinente. 

Concluye la sentencia afirmando que ‘un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones (...), siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos’ (párrafo 26). Entre este tipo de prestaciones se podrían encontrar –apunta el Tribunal- las demostraciones de productos y seminarios que se realizan en las tiendas de Apple. 

3.      Comentario.

La Sentencia constituye un espaldarazo al esfuerzo económico y humano que en los últimos tiempos vienen realizando quienes pretenden que sus productos y prestaciones se distingan de los de la competencia. 

El registro como marca de aquellos espacios de venta que realmente sean diferentes, que se distingan en el mercado, supone una vía más para una protección que en los últimos tiempos parecía reservada a otras disciplinas como son la competencia desleal, los derechos de autor y los diseños y modelos. 

Estamos, sin duda, ante una nueva oportunidad: el registro como marca de la imagen y disposición de un establecimiento. Es clave ahora el papel de los empresarios para innovar y ser originales en sus establecimientos; es clave también el papel de los profesionales que asesoran a estas empresas para que actúen con ética y rigor y traten de evitar el registro indiscriminado de este tipo de marcas; y, desde luego, va a ser clave también el papel de las oficinas nacionales que tendrán que poner coto al intento de proteger cualquier espacio de venta, al abrigo de esta sentencia.  

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas


ENGLISH VERSION  

Registration as a trademark of the specific image and layout of an establishment. Judgment of the Court of Justice of 10 July 2014, Apple (C-421/13).

1.- Background.

In 2010, Apple Inc. secured the registration of a three-dimensional trademark for ‘retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories and demonstrations of products relating thereto’ at the United States Patent and Trademark Office. The mark consisted of the representation of its flagship stores by means of the following colour design: 


However, Apple’s attempt to extend protection of the mark to Germany under the Madrid Agreement did not achieve the same result. The German Patent and Trademark Office refused the mark on the grounds that the depiction of space devoted to the sale of the undertaking’s products was nothing more than the representation of an essential aspect of that undertaking’s business, and that consumers would not perceive the layout in question as an indication of the commercial origin of the products.         

This decision was appealed in the German Federal Patent Court, which decided to stay the proceedings and refer a number of questions to the CJ for a preliminary ruling.                           

The referring court first of all wanted to know whether, within the context of Articles 2 and 3 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008, the representation of the layout of a retail store by means of a design alone, without indicating the size or proportions, may be registered as a trademark for services aimed at inducing the consumer to purchase the products of the applicant for registration and, if so, whether that presentation in which a service is provided may be treated in the same way as product packaging.   

2. Findings.

The CJ’s judgment commences by pointing out that ‘in order to be capable of constituting a trademark, the subject matter of any application for registration must satisfy three conditions. First, it must be a sign. Secondly, that sign must be capable of graphic representation. Thirdly, the sign must be capable of distinguishing the ‘goods’ or ‘services’ of one undertaking from those of other undertakings’ (paragraph 17). It added that ‘it cannot be ruled out that the layout of a retail outlet depicted by such a sign may allow the products or the services for which registration is sought to be identified as originating from a particular undertaking’. 

The assessment of distinctive character, which the Court reserves for the competent authority, must take account of all the aspects and criteria employed for any other kind of sign, including the goods or services in question and the perception of the relevant public.  

The judgment concludes by stating that ‘a sign depicting the layout of the flagship stores of a goods manufacturer may legitimately be registered not only for the goods themselves but also for services (...), where those services do not form an integral part of the offer for sale of those goods’ (paragraph 26). The Court indicates that such services could include the product demonstrations and seminars held in the Apple stores.  

3.      Remarks

This judgment comes as a slap on the back for the financial and human effort being made of late by business owners trying to set their products and services apart from the competition.              

The registration as a trademark of retail spaces that are genuinely different and stand out in the market constitutes another means by which to secure protection which has lately seemed to be reserved for other disciplines, such as unfair competition, copyright and designs. 

We have certainly been presented with a new opportunity, i.e., the registration as a trademark of the image and layout of an establishment. It will now be necessary for business owners to innovate and be original in their establishments. The role of professionals responsible for advising those companies is also crucial, as they must act ethically and rigorously in an endeavour to prevent the indiscriminate registration of this kind of trademark. Lastly, another key role will be performed by the national offices, which will have to curb attempts to protect any kind of retail space on the back of this judgment.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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