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La regalía hipotética y el daño moral se dan la mano

Por Federico Jover

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Federico Jover

A través de su Sentencia del pasado 25 de enero de 2017 (asunto C-367/15), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece haber puesto punto y final a uno de los temas que más interpretaciones ha generado en los últimos años en materia de propiedad industrial e intelectual: la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios causados por violación de derechos de exclusiva. 

Dicha sentencia confirma el criterio establecido el 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15), sentencia en la que el Tribunal se pronunció por primera vez sobre cómo debían cuantificarse las indemnizaciones de tales infracciones y, si en caso de que el perjudicado optara por el método de la regalía hipotética, se podían sumar daños morales. Pero vayamos por pasos. 

El método de la cuantificación queda definido en la Directiva 2004/48/CE, que fue creada con el fin de establecer unas medidas, procedimientos y recursos de defensa de la propiedad intelectual en todos los países miembros, que garantizase un nivel de protección de la propiedad intelectual elevada, equivalente y homogénea.   

Así pues, establece que, para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, esta debe ser calculada en base a los criterios establecidos en su artículo 13, que reza de la siguiente manera: 

“Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: 

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; 

o 

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.” 

Este artículo de la Directiva fue traspuesto a las leyes españolas de Propiedad Industrial e Intelectual, siendo redactados de una manera muy similar a la realizada por la norma europea. 

Por tanto, tal y como se desprende de la redacción de dicho artículo, el demandante tiene dos vías alternativas y no cumulativas para cuantificar económicamente el perjuicio causado por la violación de alguno sus derechos: o bien a través del cálculo de las consecuencias económicas negativas que se le hubiese ocasionado al perjudicado, incluyendo la cuantificación del daño moral, o bien a través del cálculo de una regalía o licencia hipotética. Como vemos, únicamente el primero de ellos mención a la cuantificación del daño moral producido. 

Y es en este punto donde radica el problema que ha llevado de cabeza a numerosas autoridades y expertos de la materia: en caso de optar por el cálculo de la regalía hipotética, ¿es posible además cuantificar el daño moral ocasionado? 

En líneas generales, la respuesta de los tribunales siempre fue negativa. El daño moral únicamente se cuantificaría en los casos en que el perjudicado optara por la primera de las opciones establecidas al caso. 

Sin embargo, en el año 2015, el Tribunal Supremo español planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial de si, en caso de que se optara por el cálculo de indemnización de la licencia hipotética, podían asimismo incluirse una valoración del daño moral causado. Y la respuesta del TJUE sorprendió a muchos: 

“(…) una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido. 

En estas circunstancias, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base de licencias hipotéticas reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.” 

De esta manera, el TJUE aclaraba que, si bien la Directiva 2004/48/CE no incluía el cálculo del daño moral en los supuestos de cuantificación económica realizados a través de la regalía hipotética, ésta debía interpretarse como una homogeneización de criterios mínimos de protección, por lo que abría la puerta a que los estados miembros pudieran incluir en el cálculo de la regalía hipotética el daño moral causado al perjudicado. Esta línea jurisprudencial fue consolidada el pasado 25 de enero de 2017 de la siguiente manera: 

“Así, es preciso señalar que el mero pago, en el supuesto de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones, evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48, ni la indemnización de un posible daño moral (…)” 

De este modo, si bien la sentencia dictada en el mes de marzo abría la puerta a que los estados miembros incluyesen la valoración del daño moral en caso de que el perjudicado hubiese optado por la cuantificación de la regalía hipotética, a través de este nuevo pronunciamiento, el TJUE parece poner un mayor énfasis en la necesidad de determinar dicho daño moral en los casos de que el perjudicado opte por este método de cuantificación.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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