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Criterios jurisprudenciales para determinar la licitud del uso de una marca ajena como palabra clave (“keywords”) en un motor de búsqueda

Por Joaquín Rovira

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1. Hechos.

La compañía Maherlo Ibérica, S.L., titular de las marcas de la Unión Europea núm. 008729881 MASALTOS.COM y núm. 08729907 MASALTOS, ejercita una acción de infracción contra la compañía Charlet, S.A.M., por seleccionar como palabras clave (“keywords”) en el servicio de enlaces patrocinados de Google AdWords signos idénticos a las marcas registradas por Maherlo Ibérica, S.L. para mejorar el posicionamiento de su página web <bertulli-zapatos.es> en los resultados de búsqueda:


La demanda, sin embargo, es desestimada por el tribunal de instancia por entender éste, en línea con la jurisprudencia del TJ, que el uso realizado por la demandada de signos idénticos a las marcas registradas por la actora como palabras clave (“keywords”) en Google AdWords no menoscaba las funciones de la marca, como son, la función indicadora del origen, la publicitaria ni la económica, y que resultaba por ello un uso atípico.

Más tarde la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial, y la decisión fue recurrida en casación ante el TS. El objeto del recurso era determinar la licitud del uso de marcas registradas como palabras clave en un motor de búsqueda.

2. Pronunciamientos.

Esta cuestión ha sido abordada en numerosas ocasiones por el TJ. En esta sentencia, el TS nos ofrece una breve síntesis de la doctrina emanada del tribunal europeo y de los criterios aplicados hasta ahora para determinar la licitud de estos usos.

En primer lugar, nos recuerda el Tribunal, que estos criterios parten de la premisa de que el derecho de exclusiva de marcas no es absoluto, y que por tanto, el uso de una marca como palabra clave sólo podrá ser considerado infractor si tal uso se realiza a título de marca.

Así las cosas, el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda se podrá considerar lícito siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el uso de la marca no menoscabe la función indicadora de la marca;
  2. Que el uso de la marca no menoscabe tampoco la función económica de la marca; y
  3. Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada.

El fin último de estos tres requisitos es impedir que haya riesgo de confusión.

Por otra parte, en lo que respecta a marcas notorias o renombradas, el uso podrá ser considerado también lícito cuando dicho uso no menoscabe el carácter distintivo de la marca o su notoriedad, o sirva para obtener un aprovechamiento indebido de los mismos.

Así pues, con base a los criterios jurisprudenciales del TJ, el TS concluyó que el uso por la demandada de los signos MAS ALTOS y MASALTOS.COM como palabras clave en el servicio de Google AdWords no producía riesgo de asociación y confusión con las marcas de la actora, toda vez que el anuncio al que se redirigía el motor de búsqueda no contenía ninguna de estas expresiones. 

3. Comentario.

El debate acerca de la licitud del uso de una marca como palabra clave en un motor de búsqueda ha sido ya abordado en numerosas ocasiones por los tribunales españoles y europeos. La sentencia del TS es un ejemplo más de cómo se va cercando el debate y de cómo vamos reduciendo poco a poco el ámbito de la duda, aunque sin llegar a disiparla del todo.

Así las cosas, si en la sentencia del 19 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:516) el Tribunal Supremo Español llegó a la conclusión de que el uso de las marcas como palabras clave constituía una vulneración de los derechos de marca porque los signos figuraban en los anuncios patrocinados, y después en la sentencia del 26 de febrero de 2016 concluyó que el uso era lícito precisamente porque los signos no aparecían en el anuncio patrocinado. Eso nos permite inferir que para el TS el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda no menoscaba por sí mismo las funciones de la marca, y que, para ello, es necesario, al menos, que el signo registrado figure en la publicidad mostrada a partir de la palabra clave. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

-Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 19 de febrero de 2016

ENGLISH VERSION

Case-law criteria for determining whether use of a third-party trademark as a keyword in a search engine is lawful. Judgment of the Spanish Supreme Court of 26 February 2016 (ECLI:ES:TS:2016:620).

1. Background. 

Maherlo Ibérica, S.L., the holder of European Union trademarks nos. 008729881 MASALTOS.COM and 08729907 MASALTOS, brought infringement proceedings against Charlet, S.A.M. for selecting signs identical to its registered trademarks as keywords in the Google AdWords sponsored links service to improve the search ranking of its website <bertulli-zapatos.es>. 

The complaint was nevertheless dismissed by the first instance court, which considered, in line with ECJ case-law, that the defendant’s use of signs identical to the plaintiff’s registered trademarks as keywords in Google AdWords did not impair the functions of the trademarks, namely, their indication of origin, advertising and economic functions, and that the use was therefore atypical.  

The judgment was later upheld by the Appeal Court, and a cassation appeal was lodged against the decision in the Spanish Supreme Court. The purpose of the appeal was to determine whether the use of registered trademarks as keywords in a search engine is lawful.

2. Findings.

This issue has been addressed by the ECJ on numerous occasions. In this judgment, the Supreme Court offers us a brief summary of the doctrine established by the ECJ and the criteria applied to date in order to determine the legality of such usage.

First of all, the Court reminds us that those criteria depart from the premise that the exclusive rights conferred by a trademark are not absolute, and so the use of a mark as a keyword can only be deemed infringing if it is being used as a trademark.

Therefore, the use of registered trademarks as keywords in search engines shall be considered lawful where the following requirements are satisfied:

  1. The use of the trademark is not detrimental to its indication of origin function; 
  2. The use of the trademark does not damage its economic function either; and
  3. It is clear to the average Internet user that the products and services advertised do not come from the trademark holder or a company linked thereto.

The ultimate aim of these three requirements is to prevent a likelihood of confusion from arising.

With regard to well-known or reputed trademarks, the use can also be considered lawful where it does not damage or take unfair advantage of the mark’s distinctive or well-known character.

Therefore, on the basis of ECJ case-law, the Supreme Court concluded that the defendant’s use of the signs MASALTOS and MASALTOS.COM as keywords in the Google AdWords service did not give rise to a likelihood of association or confusion with the plaintiff’s trademarks inasmuch as the advertisement to which the search engine redirected did not contain any of those expressions.

3. Remarks.

The debate as to the lawfulness of using a trademark as a keyword in a search engine has already been tackled on numerous occasions by the Spanish and European courts. The Supreme Court’s judgment is another example of how the terms of the debate are being refined and how we are gradually shedding light on the realm of uncertainty without, however, managing to dispel all doubts.  

In these circumstances, if the Supreme Court reached the conclusion, in its judgment of 19 February 2016 (ECLI:ES:TS:2016:516), that the use of trademarks as keywords infringed trademark rights because the signs appeared in the sponsored ads, and it subsequently concluded, in its judgment of 26 February 2016, that the use was lawful precisely because the signs did not appear in the sponsored ad, it can be inferred that, in the Supreme Court’s view, the use of registered trademarks as keywords in search engines does not in itself impair the trademark’s functions, and that in order for that to occur, the registered sign must at least appear in the advertising shown on the basis of the keyword. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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