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La infracción de marca amparada por el artículo 34.2 b) de la LMa y su interpretación práctica

Por Maitane Valdecantos Flores

Abogada-Economista. Responsable del Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Eurotax Abogados.

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1. Introducción

    El registro de la marca confiere a su titular ex artículo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas, el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, y por ende, el de prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

    • Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada
    • Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca, y por ser idénticos o semejantes, los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público, incluyendo el riesgo de confusión, el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
    • Cualquier signo que por ser idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria y renombrada en España, y con la utilización sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o cuando pueda implicar un aprovechamiento indebido.

    En el presente artículo, se analizará el supuesto recogido en la acción por violación de marca en relación con lo dispuesto en el 34.2 b) LMa, segundo de los supuestos recogidos en el encabezado del presente, precisamente por su relevancia, siendo que lo más habitual en este tipo de procedimientos, sea un conflicto nacido entre dos signos semejantes, para productos o servicios semejantes, impliquen o no riesgo de confusión.

    2. Requisitos para la estimación de infracción de marca

      Para que el juzgador, interprete que se cumplen los requisitos de los artículos 40 y siguientes (relativos a la posibilidad de accionar) en relación con el 34.2 LMa (supuesto que analizamos) se exige la utilización en el tráfico económico de: a) signos idénticos para productos idénticos o semejantes, b) signos semejantes para productos idénticos o semejantes o c) signos semejantes para productos semejantes (doble semejanza); y en cualquiera de los supuestos anteriores, es imprescindible que la utilización realizada o a realizar, implique un riesgo de confusión, quedando en el mismo comprendido el riesgo de asociación.

      Por ello, en los siguientes puntos, se desgranarán los aspectos de relevancia que influyen en la declaración judicial de infracción de marca, en virtud de los artículos 40 y siguientes en relación con el 34.2 b) LMa, debiendo ser analizados, tanto los signos distintivos, como los productos y servicios designados.

      a) La identidad aplicativa entre la marca registrada y los productos marcados con el signo en conflicto

      En este primer requisito a cumplir, se ha de analizar tanto los signos como los productos que se marcan con los mismos.

      A este respecto, los signos han de tener entre sí, similitud fonética, visual y conceptual, de tal modo, que por un proceso deductivo lógico, se llegue a la conclusión de que tales similitudes concurren.

      En cuanto a la similitud entre los productos y servicios designados, es factor determinante la naturaleza y finalidad de dichos productos y servicios, siendo por ello necesario analizar en qué consisten, su estructura, cuál es su ámbito comercial y su finalidad.

      Se cita, con carácter ilustrativo, la sentencia de la AP Madrid, de 8 julio 2011; la de la AP Murcia 20 abril 2007; las del TS de 7 julio 2007 y la sentencia del Tribunal General de 25 de mayo de 2011.

      b) El riesgo de confusión

      • Interpretación del riesgo de confusión

      El riesgo de confusión, es el punto clave, esencial, sobre el que se erige esta protección, y por tanto, es en el que ponen los tribunales, el peso de considerar que la violación marcaria ha tenido lugar, una vez producida la semejanza visual, conceptual, fonética y aplicativa de los signos.

      La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, en todo caso, en la impresión de conjunto producida por los signos, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes { sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, y la SAP Madrid de 8 de julio de 2011 }

      Queda incluido dentro del ámbito de protección, (y por tanto, se entiende que existe riesgo de confusión) el supuesto de hecho en el que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

      En este sentido, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, habrá de revestir una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo.

      • Relevancia del consumidor medio en el riesgo de confusión

      El riesgo de confusión, ha de ponerse siempre en relación, con un prototipo de consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, al cual se supone, normalmente informado, y razonable, atento y perspicaz.

      En todo caso, se exige una visión de conjunto, fundada en que el consumidor medio que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles (STJUE 11 noviembre 1997), constituye una de las pautas (S.17 julio 2007) para ponderar la confundibilidad, y no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes, que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial (S.22 febrero de 2008).

      Lo que se prohíbe es la desintegración artificial, y no cabe descomponer la unidad, cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

      • Pautas para  la interpretación y estimación del riesgo de confusión: 
      • El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LMa en su art.6.1.b.
      • El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.
      • La compatibilidad entre los signos, será tanto más fácil cuando más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir. Y  menos tolerable cuanto más próximos entre sí, se encuentren los servicios distinguidos.
      •  La comparación entre las marcas debe hacerse con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.
      • La comparación entre los signos ha de hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.
      • En los elementos deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular de razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintito es menor.
      • El eje de referencia de la comparación debe de ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas.

      En base a todas las pautas recogidas en el presente análisis de apreciación de violación de marca, irá la estimación de la acción de cesación de utilización de la marca violada, y de prohibición, y será el presupuesto de hecho fundamental, para que todas las demás acciones, tengan viabilidad y puedan ser estimadas, como consecuencia directa, de la propia violación de marca, por lo que requiere especial cuidado, la demostración y aportación de pruebas que lleven al juzgador a estimar que dicha violación ha existido, y que por tanto, las pretensiones del actor, han de ser atendidas.

      • Conclusión

      Por tanto y como síntesis de lo ya explicado, concluye el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de diciembre de 2010 que “La doctrina jurisprudencial viene señalando, en sintonía con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión, debe efectuarse a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, y en particular, los elementos dominantes.”

      c)     La viabilidad de la acción de reclamación de los daños y perjuicios y la indemnización ope legis

      Al hilo de lo ya adelantado en líneas anteriores, la propia estimación de la violación de marca, será la que lleve aparejada, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, revistiendo especial importancia, la actividad probatoria que recae sobre el actor , toda vez que a pesar de ser reconocida la procedencia de la indemnización, en ocasiones, no se ha podido ejecutar y no ha sido estimada cuantificación alguna, por haber devenido imposible la acreditación del importe, incluso en el caso de la indemnización que opera ex legis (1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, ex artículo 43.5 LMa)

      Con respecto a este debate, recoge el STS en sentencia de 9 diciembre de 2010 que “La acción de indemnización de daños y perjuicios, se configura por la LMa 17/2001 de 7 de diciembre, como una de las acciones por violación del derecho de marca en los art 41 b), 42 y 43, cuyos apartados 1 y 2 han sido modificados por la Ley 10/2006 de 5 de junio. El apartado 2 del art.43 se establece la forma de fijar las ganancias dejadas de obtener tomando en cuenta tres criterios, entre los que puede elegir el perjudicado:

      • beneficios dejados de obtener
      • beneficios obtenidos por el infractor
      • regalía hipotética (precio de la licencia)

      El legislador viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir “en todo caso” la existencia de un daño, aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art 43.5LMa). Se trata de un canon mínimo que rige ope legis, y se impone al infractor en todo caso y sin necesidad de prueba alguna. La inclusión de la nueva normativa de 2001, consolida la idea de que la violación de marca, conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea, la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina in re ipsa.

      El precepto habla de en todo caso, y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor, a diferencia del la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido. “

      No ha de llevar a equívoco, el hecho de que para la aplicación de la indemnización ope legis, no se exija prueba alguna. Se refiere este extremo, a que el daño y su cuantificación, se concretará en todo caso en el 1% de la cifra de negocios de lo ilícitamente marcado, pero siempre se habrá de acreditar por quien acciona, cuáles han sido los productos ilícitamente marcados, y a cuanto ha ascendido la cifra de negocios respecto de dichos productos, y esa prueba, es en ocasiones diabólica por cuanto que se ha de conseguir de la parte infractora, que es la que limita o impide el acceso a la misma.

      Para la elección de cualquier otro sistema de los tres fijados en los puntos anteriores, se habrá de acreditar que el daño, es efectivamente el que se reclama.

      A pesar de presumirse, que toda violación de los derechos aquí expuestos, produce necesariamente perjuicios, si no se acreditan los extremos descritos, nos encontraremos con una sentencia que estima la infracción de marca pero no puede condenar a indemnizar en cantidad alguna.

      d)    La importancia del grado de notoriedad de la marca

      El grado de notoriedad de la marca, tendrá una especial trascendencia en la estimación de todas y cada una de las acciones que se planteen en una demanda por vulneración de marca, toda vez que precisamente su mayor carácter distintivo, podrá llevar necesariamente, no sólo a la prohibición y cesación de comercialización en el tráfico económico de productos y servicios de las clases para que la marca ha sido registrada, sino para cualquier tipo de productos y servicios.

      Para acreditar la condición de marca renombrada o notoria, se ha de practicar un esfuerzo probatorio, capaz de convencer al juzgador, de que esa limitación a la competencia, ha de tener lugar.

      Se recoge así en SAP Alicante de 13 noviembre de 2009 que “para determinar el carácter distintivo de la marca y por consiguiente, para evaluar si posee un elevado distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca, para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, y por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (para lo que debe hacer) tomar en consideración, en particular , las cualidades intrínsecas de la marca, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a su marca, así como las Declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales”

      e)    Conclusión

      La viabilidad de la acción por violación de marca amparada en la infracción de lo dispuesto en el artículo 34.2 b) LMa, es una acción que requiere un gran esfuerzo probatorio.

      En primer lugar, habrá de acreditarse tanto la semejanza de los signos y la identidad aplicativa de los mismos, como el riesgo de confusión que pueda generar en el consumidor medio, para que el juzgador estime que hay infracción de marca.

      En segundo lugar, dicho esfuerzo probatorio, se ha de dirigir a probar el daño causado, y en caso de que se opte por la solicitud de indemnización ope legis, cuáles han sido los productos ilícitamente marcados, y cuál ha sido la cifra de negocios obtenida por el infractor con los mismos.

      Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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