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MARCAS

El derecho de exclusiva de la marca abarca todos los productos designados en el registro durante los primeros cinco años, independientemente de su uso

Por Carlos Morán

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1. Hechos.

La compañía sueca Länsförsäkringar AB, dedicada a los seguros y la banca, es titular de un registro de marca de la Unión que designa diferentes servicios, incluyendo la construcción, reparación y mantenimiento y los servicios de instalación en clase 37 del Nomenclátor internacional de marcas. La marca consiste en el siguiente signo gráfico:



La compañía de Estonia Matek A/S, dedicada a la fabricación y montaje de casas de madera, utilizaba una marca, registrada a nivel nacional para distinguir materiales de construcción no metálicos y otros productos relacionados de la clase 19 Nomenclátor, consistente en el signo gráfico siguiente:

Länsförsäkringar interpuso una acción de infracción de su marca de la Unión contra Matek, solicitando la prohibición de uso de su marca gráfica en Suecia, que fue estimada en primera instancia. Esta decisión fue sin embargo anulada en apelación por el tribunal de apelación de Estocolmo, que consideró que pese a la semejanza de los signos no existía riesgo de confusión puesto que la similitud de los productos y servicios no había de examinarse basándose en el registro formal de la marca de Länsförsäkringar, sino en la actividad en el sector financiero realmente ejercida por esa compañía.

Matek interpuso recurso de casación contra esta decisión ante el Tribunal Supremo sueco, alegando que durante los primeros cinco años de registro de la marca el derecho de exclusiva abarca todos los productos y servicios designados en su registro.

El Tribunal Supremo sueco decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 9.1. b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea en relación con su aplicación durante los primeros cinco años de registro de una marca.

2.Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia interpreta en su sentencia el enunciado literal del artículo 9.1. b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria poniéndolo en relación con el contenido del art. 15, que establece la carga legal de uso de la marca una vez transcurridos cinco años desde su registro, y del art. 51, que establece la consecuencia del incumplimiento de esa carga legal de uso.

Del examen conjunto de estos dos últimos preceptos el TJ deduce que no puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan caducado, ni para una parte ni para el conjunto de los productos y servicios designados en su registro, hasta que no haya expirado el plazo de los cinco años establecido en la norma. El Tribunal considera que esos dos artículos establecen un “período de gracia” a favor del titular de la marca para iniciar el uso de la misma, durante el cual puede hacer efectivo el derecho de exclusiva otorgado por el registro en relación con todos los productos y servicios designados, sin tener que demostrar el uso de la marca.

En conclusión, el TJ considera que para la aplicación del art. 9.1.b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea es irrelevante la actividad real que realice la empresa titular de la marca en el mercado durante los primeros cinco años del registro y el uso que haya podido efectuar de la misma en ese periodo, por muy diferente que sea esa actividad de la llevada a cabo por los posibles infractores de la marca.

3. Comentario.

La sentencia que nos ocupa viene a avalar la práctica continuada de los tribunales nacionales de los Estados de la Unión respecto al alcance del derecho de exclusiva del titular de una marca. El plazo inicial de cinco años contados desde la concesión del registro, que se establece tanto en el Reglamento sobre la Marca de la Unión como en la Directiva de Marcas, constituye, como señala la sentencia, un “periodo de gracia” durante el cual el derecho de exclusiva del titular de la marca no encuentra ninguna limitación en lo que respecta al uso de la misma.

De este modo, únicamente una vez que haya transcurrido ese plazo de cinco años pueden operar los mecanismos de defensa establecidos en la norma a favor del tercero usuario de un signo idéntico o semejante para productos y servicios que no tengan similitud con aquellos para los cuales la marca invocada esté siendo efectivamente usada. Las alegaciones relativas a las diferencias en la actividad mercantil de las compañías implicadas resultan, por tanto, ineficaces como medio de oposición a una acción de infracción de marca antes de que haya transcurrido íntegramente ese periodo temporal.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- Reglamento (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

ENGLISH VERSION 

The exclusive trademark right covers all goods for which the mark was registered for the first five years, irrespective of use. Judgment of the Court of Justice of 21 December 2016, Länsförsäkringar (C-654/15). 

1. Background.

The Swedish banking and insurance company Länsförsäkringar AB is the holder of a European Union trademark registration covering various services, including building construction, repair and maintenance, and installation services in Class 37.  The mark consists of the following device:  

The Estonian company Matek A/S, which manufactures and assembles wooden houses, was using a mark, for which a national registration had been secured for non-metallic building materials and other related goods in Class 19, consisting of the following device: 

Länsförsäkringar brought proceedings against Matek for infringement of its EU trademark, in which it requested an order prohibiting the defendant from using its figurative mark in Sweden.  Although the action prevailed at first instance, the decision was nevertheless set aside by Stockholm court of appeal, which held that despite the fact that the marks were similar, there was no likelihood of confusion given that the examination of the similarity of the goods and services had to be carried out on the basis of the activities actually carried out by Länsförsäkringar in the financial sector, not on the basis of the formal registration of its mark.

Matek lodged a cassation appeal against the decision in the Swedish Supreme Court, arguing that for the first five years following registration of a trademark, the exclusive right covers all the goods and services for which the mark has been registered.

The Swedish Supreme Court decided to stay the proceedings and make a reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on the interpretation of Article 9.1.b) of the European Union Trademark Regulation (EUTMR) in relation to whether it applies during the initial five-year period following registration of a trademark.

2. Findings.

In its judgment, the ECJ interprets the literal wording of Article 9.1.b) EUTMR read in conjunction with Article 15, which lays down the legal requirement to use the trademark once five years have passed since its registration, and Article 51, which establishes the consequences of failure to comply with that use requirement. 

After examining those two provisions together, the ECJ comes to the conclusion that the rights of the trademark holder cannot be declared to be revoked in respect of either some or all of the goods or services for which the mark is registered until the legally established five-year period has expired. The court considers that those two provisions confer on the trademark holder a “grace period” for beginning use of the mark, during which time the holder may rely on the exclusive right conferred by the registration in relation to all the goods and services designated by the mark, without having to demonstrate use. 


The ECJ ultimately rules that Article 9.1.b) EUTMR shall apply regardless of the activities carried out by the trademark holder in the market, or the use made of the mark, during the initial five-year period following registration, no matter how much those activities may differ from those carried out by the alleged infringers of the mark.

3. Remarks.

This judgment supports the continuous practice of the national courts of the Member States concerning the scope of a trademark holder’s exclusive right. The initial five-year period following registration, laid down in both the EUTMR and in the Trademarks Directive, constitutes, as the judgment indicates, a “grace period” during which time there are no limitations on the trademark holder’s exclusive right in respect of use of the mark.

Therefore, the defence mechanisms established by law in favour of third parties using an identical or similar sign for goods and services that are not similar to those for which the mark relied on is actually being used can only come into play once that five-year period has expired.  Allegations relating to differences in the commercial activities of the companies involved will therefore prove an ineffective means of opposing a trademark infringement action before that time period has expired. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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