MARCAS

Caducidad por vulgarización de la marca

Por Carlos Morán

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1. Hechos.

 La marca austriaca KORNSPITZ es utilizada por su titular para identificar una mezcla en polvo para elaboración de masa de pan que distribuye principalmente a panaderos, quienes la utilizan para elaborar barras de pan de extremos puntiagudos:

Como consecuencia de su uso la marca se ha convertido para los consumidores en la designación usual de ese tipo de barra de pan, pero no así para los panaderos, que conocen que se trata de una marca registrada de la empresa proveedora de la materia prima. 

En el marco de la acción de caducidad por vulgarización de la marca iniciada por un competidor, el tribunal austriaco plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12.2.a) de la Directiva 2008/95. 

2. Pronunciamientos.

A juicio del TJ, la percepción de los consumidores o usuarios finales del producto desempeña un papel decisivo a la hora de la valoración de la vulgarización de la marca. Por tanto concluye que puede declararse su caducidad por vulgarización cuando se haya convertido en la designación usual del producto entre los consumidores (usuarios finales del producto), aunque los vendedores del mismo sean conscientes de que existe la marca y del origen empresarial indicado por ésta. 

A continuación el TJ examina las condiciones en las que una determinada conducta del titular de la marca puede considerarse como "inactividad" en el sentido del artículo 12.2.a) de la Directiva y, en concreto, si la ausencia de actuaciones dirigidas a inducir a los vendedores del producto a informar a sus clientes de que el signo utilizado está registrado como marca puede considerarse como tal “inactividad”. Su respuesta a esta pregunta es afirmativa. 

Por último, el tribunal austriaco remitente de la cuestión prejudicial plantea la cuestión de si para poder declarar la caducidad de la marca por vulgarización es necesario que existan otras denominaciones para el producto en cuestión distintas de la marca registrada. 

El TJ considera irrelevante tal circunstancia, puesto que en ningún caso modificaría el hecho de que la marca se hubiera convertido en la designación usual del producto, que es el requisito establecido por el precepto legal. 

3. Comentario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara en esta sentencia algunas cuestiones interesantes sobre las condiciones que deben concurrir para la declaración de caducidad de una marca motivada por su vulgarización. En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, sobre la relevancia de la percepción de los consumidores finales, el TJ sigue el criterio que ya había apuntado en su sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, en un asunto de similares características -aunque en aquel caso se trataba de pepinillos en vinagre en lugar de pan-. 

La posición del TJ sobre la segunda cuestión, relativa a la interpretación del concepto de “inactividad” de los titulares de marca, puede resultar más controvertida, en cuanto supone imponer a estos últimos una carga añadida al exigirles inducir a los vendedores a “utilizarla con más frecuencia” para comercializar los productos para los que está registrada. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

ENGLISH VERSION  

Trademark revocation due to genericism. Judgment of the Court of Justice of 6 March 2014, Kornspitz (C-409/12).

1. Background.

The Austrian trademark KORNSPITZ is used by its holder to identify a baking mix which is supplied primarily to bakers, who use it to prepare bread rolls with pointed ends:

As a result of its use, consumers have come to consider this trademark as the common name for this kind of bread. However, this is not the case of bakers, who are aware that this is a registered trademark owned by the company that supplies the raw materials.            

In revocation proceedings on grounds of the trademark’s becoming generic, which were instituted by a competitor, the Austrian court referred a question to the CJ regarding the interpretation of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95. 

2. Findings.

In the CJ’s view, the perception of end consumers or users plays a decisive role when it comes to assessing whether a trademark has become the common name for a product. It therefore concludes that a trademark may be revoked on grounds of genericism when it has become the common name for the product among consumers (the end users of the product), even if the sellers of that product are aware of the existence of the trademark and of the business origin that it indicates. 

The CJ goes on to examine the conditions under which the trademark holder’s conduct can be classified as “inactivity” within the meaning of Article 12(2)(a) of the Directive, and specifically, whether the trademark holder’s failure to encourage sellers to inform their customers that the sign used to designate the product has been registered as a trademark can be classified as “inactivity”. The Court’s response is that it may indeed be classified as such.

Lastly, the Austrian referring court asked whether in order to be able to revoke a trademark on grounds of genericism, it is necessary for there to be different names other than the registered trademark for the product in question. 

The CJ considered that circumstance irrelevant, given that it would not alter the finding that the trademark had become the common name for the product, which is the requirement laid down in the law.

3. Remarks.

In this judgment, the CJ has cleared up some interesting issues on the conditions that are necessary in order for a trademark to be revoked on grounds of genericism. As regards the first question that had been referred, concerning the relevance of the perception of end consumers, the CJ follows the same criteria that it had used in its judgment of 29 April 2004 in a similar case (C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier), although that matter involved pickled gherkins instead of bread.                 

The CJ’s stance on the second question, concerning interpretation of the concept of the “inactivity” of trademark holders, could prove more controversial in that it implies placing an extra burden on holders by requiring them to encourage sellers to “make more use of the mark” in marketing the products for which it is registered.

El Derecho Grupo Francis Lefebvre no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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