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PATENTES

El examen de la claridad en procedimientos de oposición ante la EPO

Por Pedro Saturio

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Pedro Saturio

1. Hechos.

La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes emitió el 24 de marzo de 2015 una decisión muy importante sobre el examen de la claridad de las reivindicaciones en los procedimientos de oposición ante dicha Oficina.

La falta de claridad de las reivindicaciones (Art. 84 del Convenio de la Patente Europea) no es un motivo de oposición de los comprendidos en la lista cerrada del Art.100 de dicho Convenio. Sin embargo, cuando durante el procedimiento de oposición el titular ha realizado modificaciones en su patente, el Art. 101(3) indica que la División de Oposición debe examinar si la patente modificada cumple con los requisitos del Convenio (incluyendo el requisito de claridad del Art. 84), y, por tanto, debe decidir si la mantiene con las modificaciones introducidas o si la revoca.

De manera recurrente las Cámaras de Recursos de la EPO se han planteado la cuestión de si la EPO debe examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas durante una oposición o un recurso, y se han emitido decisiones contradictorias al respecto.

A la vista de la situación, se pidió a la Alta Cámara de Recursos que emitiera una opinión sobre la cuestión de si era permisible examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas en aquellos casos en los que uno o varios elementos de una reivindicación dependiente fueran añadidos a una reivindicación independiente, y, de ser así, se le pidió aclarar el alcance de dicho examen de claridad.

2. Pronunciamientos.

En su decisión G 3/14 la Alta Cámara de Recursos contestó que, de cara al examen previsto en el Art. 101(3), las reivindicaciones de la patente pueden ser examinadas con el objeto de cumplir con los requisitos del Art. 84 (claridad de las reivindicaciones) sólo cuando la modificación introduzca una supuesta falta de claridad, y el alcance del examen de claridad estará limitado al estudio de si la modificación introduce una supuesta falta de claridad. 

Por tanto, no es posible que la EPO plantee objeciones por falta de claridad en reivindicaciones modificadas en un procedimiento de oposición si dichas objeciones no tienen su origen en las modificaciones realizadas. 

3. Comentarios.

La decisión G3/14 confirma de manera explícita la línea “convencional” de decisiones seguida por la decisión T 301/87 y desaprueba la línea “divergente” seguida por las decisiones T 1459/05 y T 459/09, las cuales justificaban la realización de un examen de claridad con menos restricciones. Por tanto, a partir de la decisión G3/14 el examen de la claridad de las reivindicaciones en procedimientos de oposición deberá tener un alcance mucho más limitado que el que habían establecido las decisiones de la línea “divergente”. 

Una consecuencia práctica de esta decisión es que, en los procedimientos de oposición ante la EPO, no podrán impugnarse por falta de claridad las reivindicaciones concedidas de una patente, al no ser la falta de claridad un motivo de oposición. Por lo tanto, si en el procedimiento de oposición se modifica una patente eliminando reivindicaciones completas o restringiendo una reivindicación concedida con alcance más amplio, no será posible realizar el examen de claridad, ya que las reivindicaciones que quedarían no serían reivindicaciones nuevas. 

En el caso de que en el procedimiento de oposición se limite una reivindicación incorporando algunas (pero no todas) de las características de una reivindicación dependiente, la reivindicación así limitada podría ser examinada para comprobar su claridad, pero solamente si la falta de claridad fuera introducida por primera vez por la propia modificación, es decir, por la introducción de las nuevas características. 

Será interesante ver cómo el futuro Tribunal Unificado de Patentes aplicará las conclusiones de esta decisión y también si tendrá repercusiones en el examen de la claridad durante el procedimiento de concesión en la EPO.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- Convenio de la Patente Europea, de 5 de octubre de 1973

ENGLISH VERSION 

Clarity examination in opposition proceedings at the EPO. Decision of the EPO's Enlarged Board of Appeal of 24 March 2015 (G 0003/14). 

1. Background.

On 24 March 2015 the European Patent Office's Enlarged Board of Appeal issued a major decision on the issue of the clarity examination of claims in opposition proceedings at the Office.

Lack of clarity of claims (Article 84 European Patent Convention) is not one of the allowable grounds for opposition enumerated in Article 100 EPC. However, where a patent's claims have been amended during opposition proceedings, Article 101(3) EPC stipulates that the Opposition Division shall examine whether the amended patent fulfils the requirements of the EPC (including the clarity requirement laid down in Article 84 EPC) and hence assess whether to allow or revoke the patent as amended.

The question of whether the EPO's Boards of Appeal should examine the clarity of claims that have been amended during opposition or appeal proceedings has been raised repeatedly, and conflicting decisions have been issued.

In these circumstances, the Enlarged Board of Appeal was asked for its opinion as to whether examination of the clarity of amended claims was permissible in cases where one or more elements of dependent claims have been inserted into an independent claim, and, in the affirmative, as to the scope of the clarity examination.

2. Findings.

In decision G 3/14 the Enlarged Board's responded that, for purposes of the examination provided for under Article 101(3) EPC, patent claims may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC (clarity of claims) only when amendment introduces an alleged lack of clarity, and the clarity examination shall be limited in its extent to consideration of whether the amendment does introduce an alleged lack of clarity.

In consequence, the EPO may not raise objections on grounds of lack of clarity of amended claims in opposition proceedings unless the objections arise from the amendments themselves.

3. Remarks.

Decision G 3/14 explicitly approves the line of "conventional" jurisprudence as exemplified by decision T 301/87 and disapproves the line of "diverging" jurisprudence as exemplified by decisions T 1459/05 and T/459/09, which advocated performing a less restricted clarity examination. Therefore, from decision G 3/14, examination of the clarity of claims in opposition proceedings will be much more restricted in its extent than was allowed under the line of "diverging" decisions.

One practical consequence of this decision is that in opposition proceedings at the EPO, no objections may be raised against the clarity of granted patent claims, in that lack of clarity is not a grounds for opposition. Thus, in opposition proceedings no examination of clarity will be possible where a patent has been amended by deleting whole claims or by limiting the broader scope of an already granted claim, since the resulting claims would not be new.

Where, during opposition proceedings, a claim is limited by inserting some (but not all) of the features of a dependent claim, the claim so limited may be examined as to its clarity, but only if lack of clarity arises afresh from the amendment as such, that is, by introduction of the new features.

It will be interesting to see how the future Unified Patent Court applies the conclusions of this decision and also whether it will have an impact on the clarity examination carried out by the EPO during the patent granting procedure. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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