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Ius utendi del titular de un registro de marca española frente a los derechos de marca prioritarios de terceros.

Por Carlos Morán

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2013, caso Radio Canarias.

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1.- Hechos.

 La compañía Editorial Prensa Canaria, S.A. opera una emisora de radio bajo el distintivo RADIO CANARIAS, registrado como marca española número 1001743. Demandó a la compañía Radio Pública de Canarias S.A., como responsable de unos actos de competencia desleal de confusión y contrarios a la buena fe y de publicidad ilícita por desleal consistentes en el uso del distintivo CANARIAS RADIO en el mismo sector de las emisiones radiofónicas.

Radio Pública de Canarias, S.A. se opuso a la demanda alegando como excepción material que se limitaba a utilizar con consentimiento de su titular la marca española denominativa número 2800152, CR CANARIAS RADIO.

Las acciones ejercitadas en la demanda fueron estimadas en primera y segunda instancia, considerando el tribunal de apelación que la demandada no utilizaba la marca número 2800152 tal como había sido registrada, sino con una alteración significativa consistente en la eliminación de las letras CR.

2.- Pronunciamientos.

El Tribunal Supremo estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal planteado por la compañía demandada al considerar que la sentencia de apelación había incurrido en el vicio de incongruencia extra petita. Esta incongruencia se deriva del hecho de que la circunstancia relativa al cambio en la forma de uso de la marca número 2800152, fundamental para la decisión del litigio, no había sido oportunamente alegada por las partes en el proceso y ni siquiera fijada en la sentencia de instancia.

Como consecuencia, el Tribunal Supremo asume las funciones de tribunal de instancia para dictar nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado en el recurso de casación. Y desde esta posición resuelve desestimar la demanda al considerar que el uso por la entidad demandada del distintivo CANARIAS RADIO estaba amparado por el registro de marca número 2800152, cuya validez no había sido impugnada.

3.- Comentario.

El Tribunal Supremo español aplica en esta sentencia su doctrina reiterada conforme a la cual el registro de una marca española concede a su titular un derecho de uso -ius utendi- que le otorga protección frente a la acción de violación de un registro de marca anterior mientras no se impugne, previa o simultáneamente a la acción de infracción, el registro de la marca de cobertura. Esta doctrina se enuncia, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2009.

El Tribunal Supremo español se aparta así manifiestamente de la doctrina que respecto a las marcas comunitarias ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11. Conforme a la misma el titular de un registro de marca comunitaria puede ejercitar la acción de violación de su marca contra los titulares de registros de marca comunitaria posteriores sin necesidad de instar previamente su nulidad. A diferencia del Tribunal Supremo español, el TJ antepone el derecho de exclusiva del titular de la marca prioritaria al derecho de uso del titular del registro de marca posterior.

Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu.

Documentos citados: 

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2013, caso Radio Canarias, EDJ 2013/173364. (ver fichero adjunto)

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2009, EDJ 2009/9509. (ver fichero adjunto)

- Sentencia del TJUE, de 21 de febrero de 2013, EDJ 2013/9159. (ver fichero adjunto)

 

ENGLISH VERSION

Jus utendi of the owner of a Spanish trademark registration over the prior third-party trademark rights.

Judgment of the Spanish Supreme Court of 24 July 2013, Radio Canarias

1.- Background.

The company Editorial Prensa Canaria, S.A. runs a radio station under the distinctive sign Radio Canarias, duly registered as Spanish trademark no. 1001743. The said company filed a complaint against Radio Pública de Canarias S.A. on grounds of unfair competition for its use of Canarias Radio in the same sector of radio broadcasting, claiming acts of confusion, acts of bad faith, and unfair advertising.

In defense, Radio Pública de Canarias, S.A. claimed, by way of an exception, that it was simply using Spanish word mark no. 2800152 CR Canarias Radio with the consent of its owner.

The complaint was accepted at the first and second instances, with the appellate court concluding that the defendants did not use trademark no. 2800152 as registered but significantly altered by eliminating the letters CR.

2.- Findings.

The Supreme Court accepted the extraordinary appeal for review on grounds of breach of procedure lodged by the defendants, ruling that the appellate court's decision was inconsistent in exceeding the scope of the action brought before it. The inconsistency derived from the fact that the circumstance relating to the change in the form in which of trademark no. 2800152 was used, which was key to the decision taken in the conflict, had not been duly put forward by the parties during the proceedings and had not even been addressed in the first instance ruling.

As a consequence, the Supreme Court assumed the functions of the lower court and handed down a new judgment taking into account the arguments set forth in the cassation appeal. From this standpoint the Court dismissed the complaint on the grounds that the defendants' use of the Canarias Radio sign was duly covered by trademark registration no. 2800152, the validity of which had not been challenged.

3.- Remarks.

 In its judgment the Spanish Supreme Court applied its own settled doctrine pursuant to which a Spanish trademark registration grants its owner a right to use – jus utendi – which affords protection vis-à-vis a claim of infringement brought on the basis of an earlier mark so long as the validity of the trademark registration cited in defense is not challenged prior to, or at the same time as, the infringement proceedings. This doctrine was set out in, inter alia, the Supreme Court's judgment of 15 January 2009.

The Spanish Supreme Court clearly diverges from the Court of Justice of the European Union's ruling in its judgment regarding Community trademarks handed down on 21 February 2013, Fédération Cynologique Internationale (C-561/11), which held that the owner of a Community trademark registration may bring an infringement action against the owners of later Community trademark registrations without having to previously institute an action invalidity proceedings. In contrast to the Spanish Supreme Court, the Court of Justice places the exclusive right of the owner of the prior mark ahead of the right of the proprietor of the later mark to use that mark. 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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