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Valor de la marca nacional en el marco del procedimiento de oposición ante la OAMI

Por Enrique Armijo Chávarri

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1.- Hechos.

La sentencia del TG trae causa del conflicto entre la compañía Racing-Live SAS y la compañía Formula One Licensing ('FOL'), empresa integrada en Formula One Group que se encarga de la promoción del campeonato FIA Formula One World Championship y de la explotación de los derechos derivados del mismo. El enfrentamiento se originó por una solicitud de marca que la primera presentó ante la OAMI en 2004. La marca se solicitó para productos de las clases 16, 38 y 41 y reivindicaba el siguiente signo figurativo:


FOL se opuso a esta solicitud de marca invocando derechos sobre varias marcas denominativas sobre el elemento F1 y un registro de marca figurativa que reivindicaba el siguiente logo:


La OAMI rechazó la oposición de FOL por entender, en esencia, que el término F1 era un signo genérico para designar una categoría de coches de carreras y que los consumidores no iban a percibir el carácter distintivo de este término si el mismo no aparecía unido al logo arriba transcrito (lo cual no sucedía en este caso). Esta resolución fue luego confirmada por el TG. FOL interpuso entonces un recurso de casación ante el TJ y este Tribunal casó la sentencia de instancia (C-196/11). El TJ consideró que la sentencia del TG incurría en una infracción del artículo 8.1.b) del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC) al cuestionar la validez de las marcas nacionales anteriores de FOL en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, siendo así que este examen sólo procede en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en que esté registrada la marca nacional. El TJ devolvió el asunto al TG para que examinara la aplicación o no del artículo 8.1.b) del RMC, sin tomar en consideración la supuesta falta de carácter distintivo del elemento F1 en las marcas anteriores. 

2. Pronunciamientos. 

La sentencia del TG que nos ocupa resuelve nuevamente sobre el conflicto marcario planteado a la vista de la sentencia de casación. El TG declara que, si bien ante una oposición basada en una marca anterior, la OAMI (y por tanto, también el Tribunal) pueden tomar en consideración el grado de distintividad del signo anterior, tal valoración no puede llevar a declarar la falta de distintividad de un signo que se corresponde con una marca nacional registrada y protegida, porque ello se opondría a la coexistencia entre marcas nacionales y comunitarias e infringiría el artículo 8.1.b) del RMC. 

Sentado este punto, el TG procede a hacer una comparación entre los signos en conflicto. Aun cuando en el marco de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados, el Tribunal se muestra algo dubitativo sobre el papel desplegado por el elemento F1 en la marca impugnada, el TG admite que existe cierta similitud global debido a la inclusión del elemento F1 en la misma. El Tribunal también reconoce que los otros dos elementos que componen el signo impugnado (el elemento denominativo 'LIVE' y el elemento gráfico) transmiten la idea de eventos deportivos relacionados con el automovilismo, lo cual, unido a la presencia del elemento F1, contribuye a que el signo en cuestión genere en el público pertinente la asociación con las carreras de coches de Fórmula 1. Ello lleva al TG a concluir que: 'existe riesgo de que los consumidores vinculen las dos marcas, ya que estos interpretarán que la marca solicitada constituye una variante de la marca anterior F1 por ser una reproducción idéntica de esta y, por lo tanto, de su origen comercial”

En línea con lo expuesto, el TG acaba rechazando la marca solicitada y admitiendo el recurso de anulación formulado por FOL. 

3. Comentario.

El TG resuelve de forma acertada el presente conflicto, pues confirma sin fisuras la doctrina sentada por el TJ en su sentencia C-196/11 sobre: (i) la imposibilidad de cuestionar la validez de una marca nacional anterior en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria y (ii) la necesidad de reconocer, por principio, un cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria. 

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  

Documento citado: 

- Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria


ENGLISH VERSION

The value of national trademarks in opposition proceedings at the OHIM. Judgment of the General Court of 11 December 2014, F1 Live (T-10/09).

1.- Background. 

The General Court’s (GC) judgment stems from a dispute between Racing-Live SAS and Formula One Licensing (“FOL”), a Formula One Group company responsible for promoting the FIA Formula One World Championship and exploiting the rights deriving from it. The conflict arose when Racing-Live SAS filed a trademark application with the OHIM back in 2004. The trademark application was filed for goods and services in Classes 16, 38 and 41, and it claimed the following figurative sign: 


FOL opposed that trademark application on the basis of rights in several F1 word marks and one figurative mark which claimed the following logo: 



The OHIM dismissed FOL’s opposition, essentially on the grounds that the term F1 was a generic sign designating a category of racing car, and that consumers would not attribute any distinctive character to it unless it appeared in conjunction with the logo shown above (which was not the case here). That decision was later upheld by the GC. FOL appealed the lower court’s ruling on a point of law in the Court of Justice (CJ), which overturned the first instance judgment (C-196/11). The CJ held that the GC’s judgment breached Article 8(1)(b) of the Community Trade Mark Regulation (CTMR) by questioning the validity of FOL’s earlier national trademarks in proceedings for registration of a Community trademark, when such an assessment is only appropriate in cancellation proceedings initiated in the Member State in which the national trademark is registered. The CJ returned the case to the GC so that it could examine whether or not Article 8(1)(b) of the CTMR was applicable without taking into consideration the alleged lack of distinctive character of the F1 element in the earlier trademarks.   

2. Findings.

The GC delivered another ruling on the trademark dispute in view of the cassation judgment. The Court declared that although the OHIM (and therefore the Court as well) can take the degree of distinctiveness of an earlier trademark into account in opposition proceedings based on that mark, such an assessment cannot culminate in a finding that a sign identical to a registered and protected national trademark lacks distinctive character, since such a finding would not be compatible with the coexistence of national and Community trademarks, and it would infringe Article 8(1)(b) of the CTMR. 

On establishing that point, the GC went on to compare the signs in question. Although the Court was somewhat dubious regarding the role of the F1 element within the contested trademark in its comparison of the signs from a visual, phonetic and conceptual standpoint, it admitted that there was a certain degree of overall similarity due to the inclusion of the F1 element in same. The Court also acknowledged the fact that the two other elements comprising the contested sign (the word element “LIVE” and the figurative element) evoked the idea of events connected with motor sports which, combined with the presence of the F1 element, contributed to making the sign in question generate an association with Formula 1 motor racing in the minds of the general public. This led the GC to conclude that: “the two marks are likely to be linked in the minds of consumers, who, because the F1 mark is reproduced identically, will interpret the mark applied for as a variant of that earlier mark and, accordingly, as having the same commercial origin”

In line with this conclusion, the GC ultimately rejected the mark that had been applied for and accepted FOL’s petition for annulment.                     

3. Remarks.

The GC has made a correct ruling in this dispute, since it steadfastly confirms the doctrine established by the CJ in its judgment in C-196/11 concerning: (i) the fact that it is impossible to question the validity of an earlier national trademark in proceedings for registration of a Community trademark; and (ii) the need to afford, on grounds of principle, a certain degree of distinctive character to a national trademark relied on in support of an opposition against the registration of a Community trademark. 


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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