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PROPIEDAD INDUSTRIAL

Concepto de 'mala fe'. Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera

Por Enrique Armijo Chávarri

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12).

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1.- Hechos.

En 1965 Yakult registró una botella de plástico como diseño para una bebida láctea, la cual fue posteriormente registrada como marca en Japón y en otros países, incluidos varios Estados miembros de la UE.

En 1980, Malaysia Dairy logró registrar como marca una botella de plástico similar al diseño de Yakult en Malasia. En 1993, Malaysia Dairy y Yakult suscribieron un acuerdo en el que se establecían los derechos y obligaciones mutuas relativas al uso de sus respectivos registros en torno a sus botellas de plástico. En 1995, Malaysia Dairy registró como marca tridimensional su botella de plástico en Dinamarca. Yakult se opuso a dicho registro argumentado que Malaysia Dairy conocía la existencia, en el extranjero, de marcas anteriores idénticas de las cuales Yakult era titular. La Oficina danesa desestimó dicha pretensión. En el marco de este procedimiento, la Corte Suprema danesa (el Højesteret) planteó una cuestión prejudicial ante el TJ para la interpretación del concepto de mala fe referenciado en el art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva 2008/95.

2. Pronunciamientos.

Son tres los aspectos de esta sentencia que merecen ser destacados:

- Primero, el TJ declara que el concepto de mala fe es un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la UE.

- En segundo lugar, el TJ afirma que la concurrencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes presentes en el momento de formularse la solicitud de registro. El Tribunal matiza que el hecho de que el solicitante pueda saber en ese momento que un tercero usa una marca similar no basta, por sí solo, para acreditar la existencia de mala fe.

- Tercero, el TJ agrega que el precepto estudiado debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el solicitante de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera anterior.

3. Comentario.

La importancia de esta Sentencia es doble. De una parte, porque reconoce que el concepto de “mala fe” es un concepto autónomo de Derecho de la Unión y debe ser interpretado de forma uniforme y homogénea en todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, el TJ reconoce al juez nacional un amplio margen de discreción para la apreciación de la mala fe en el caso concreto.

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2013, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).

Documentos citados:

- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE), de 27 junio 2013, EDJ 2013/116161 (ver fichero adjunto).

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/2008, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, EDL 2008/189656  (ver fichero adjunto).

 

ENGLISH VERSION

 

Concept of “bad faith”. Whether the aplicant knows of the existence of a foreign mark.

Judgment of the Court of Justice of 27 June 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12).

1.- Background.

In 1965 Yakult registered a plastic botle as a design for a milk drink, subsequently registered as a trademark in Japan and a number of other countries, including various EU Member States.

In 1980, Malaysia Dairy managed to register a plastic botle with a design similar to that of Yakult in Malaysia. In 193, Malaysia Dairy and Yakult entered into an agrement which laid down their rights and mutual obligations concerning use and registration of their respective plastic botles. In 195, Malaysia Dairy registered its plastic botle as a thre-dimensional mark in Denmark. Yakult oposed the said registration on the grounds that Malaysia Dairy was aware of the existence of identical earlier marks in the name of

Yakult in other countries. The Danish ofice rejected the opositon. In the framework of the procedings, the Danish Supreme Court (the Højesteret) requested a preliminary ruling from the Court of Justice on interpretation of the concept of bad faith within the meaning of Article 4.4.g) of Directive 208/95.

2. Findings.

There are thre noteworthy aspects of the Court of Justice's ruling: Firstly, the Court of Justice held that he concept of bad faith is an autonomous concept in European Union law which must be given uniform interpretation in the EU.

Secondly, the Court of Justice afirmed that it is necesary to cary out an overal asesment of bad faith, taking into acount al the relevant factors which pertained at the time of filng the aplication for registration. Acording to the Court, however, the fact that the aplicant may, at the time of filng, know that a third party is using a similar mark is not suficient, in itself, to atest to the existence of bad faith.

Thirdly, the Court aded that the provision in question must be interpreted as meaning that it does not alow Member States to introduce a system of specific protection of foreign marks which difers from the system established by tha provision and which is based on the fact that the trademark aplicant knew or should have known of an earlier foreign mark.

3.- Remarks.

The significance of this judgment is twofold. On the one hand, it acknowledges that the concept of “bad faith” is an autonomous concept in European Union law which must be given a uniform interpretation in al EU Member States. At he same time, the Court of Justice acords national courts a wide margin of discretion to decide whether or not bad faith is present in any specific case.


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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