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Infracción de marca por parte de un tercero titular de un registro de marca española posterior

Por Ana Sanz

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1. Hechos.

La compañía Giorgio Armani SPA (Armani) es titular de la marca comunitaria nº 504.308 registrada, entre otros, para productos de las clases 9 y 14 (gafas y relojería), consistente en el siguiente signo:

El co-demandado Sr. Urbano, es titular de la siguiente marca española núm. 2.655.598 registrada para productos de las clases 9 y 14 (gafas y artículos ópticos y relojes):

Armani interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria acumulando las acciones de nulidad de la marca española núm. 2.655.598, nulidad absoluta por mala fe y nulidad relativa por riesgo de confusión, y la acción de violación de su marca anterior. Todas las acciones fueron estimadas, a excepción de la nulidad por mala fe sobre la que el Juzgado no se pronunció, interponiendo los demandados recurso de apelación. 

2. Pronunciamientos.

Aunque el Tribunal comienza por enumerar las diferencias gráficas existentes entre los signos, termina por concluir que entre las marcas enfrentadas no sólo existe un relevante grado de similitud gráfica, sino también conceptual. Así las cosas, teniendo en cuenta la identidad de los productos y la notoriedad de la marca anterior, el Tribunal confirma la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en pugna.

Seguidamente, el Tribunal confirma la procedencia de la condena por daños y perjuicios y lo hace apoyándose en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012, que casa su sentencia de 23 de enero de 2009, conforme a la cual la nulidad de la marca nacional promovida acumuladamente a una acción por violación de una marca anterior determina la responsabilidad civil de dicha infracción. 

Por último, el Tribunal rechaza la cosa juzgada alegada por los apelantes y ello en la medida en que lo que la sentencia penal afirma es que la apariencia de legitimidad de uso que confiere el registro nacional de la marca sólo es destruible en vía civil mediante una acción de nulidad.

3. Comentario.

En esta sentencia el TMC se aparta del que venía siendo su criterio hasta la fecha y aplica el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de abril de 2012 en la que se afirma que “la eficacia retroactiva o “ex tunc” de la declaración de nulidad de las marcas determinan que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos”.  

(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).  


ENGLISH VERSION  

Trademark infringement by a third party holding a later Spanish trademark registration. Judgment of the Spanish Community Trademark Court of 6 March 2014, Armani.

1. Background.

 Giorgio Armani SPA (Armani) is the holder of Community trademark registration no. 504308 covering, inter alia, goods in Classes 9 and 14 (glasses and watches) and consisting of the following sign:

The co-defendant, Mr. Urbano, is the holder of the following Spanish trademark registration no. 2655598, covering goods in Classes 9 and 14 (glasses, optical products and watches):

Armani filed a complaint with the Community Trademark Court seeking the invalidity of Spanish trademark no. 2655598 (absolute invalidity on grounds of bad faith and relative invalidity due to a likelihood of confusion) and a declaration of infringement of its earlier trademark. All of these actions were accepted with the exception of the invalidity action for bad faith, on which the Court did not rule. The defendants lodged an appeal against the judgment.

2. Findings.

Although the Court commenced by listing the visual differences between the signs, it concluded that not only did the marks in conflict display a significant degree of visual similarity, but they were also conceptually similar. Thus, bearing in mind the identical nature of the goods and the well-known character of the earlier trademark, the Court confirmed that there was a likelihood of confusion between the marks in question. 

The Court went on to confirm the appropriateness of a damages award, referring to the Spanish Supreme Court’s judgment of 4 April 2012, which had reviewed its decision of 23 January 2003 on points of law, ruling that the invalidity of the national trademark requested in conjunction with an action for infringement of an earlier trademark established the civil liability of that infringement. 

Lastly, the Court rejected the appellants’ plea of res judicata, since the previous criminal judgment had affirmed that the semblance of legitimacy of use conferred by the national trademark registration could only be shattered in the civil courts by means of an invalidity action.  

3. Remarks.

In this judgment, the Community Trademark Court has moved away from its previous stance and has applied the criteria followed by the Spanish Supreme Court in its judgment of 4 April 2012, which ruled that “the retroactive, or “ex tunc” effect of the declaration of invalidity of the trademarks means that the registrations in favour of that holder, on being cancelled, cannot justify the use of the signs in question, given that they were never valid”.



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